来源：中国知识产权报2012-3-12http://cache.baidu.com/c?m=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&p=86769a46949911a059e9c32a4f40&user=baidu&fm=sc&query=%C9%BD%B6%AB%CA%A1%B8%DF%BC%B6%C8%CB%C3%F1%B7%A8%D4%BA++UGG++%C9%CC%B1%EA+%C5%D0%BE%F6&qid=9c27265b13f9c097&p1=2
原作者：安晓地 杜鸣亮
未经商标权利人授权的定牌加工属于侵权
——评析德克斯户外用品有限公司、孟州市光宇皮业有限公司商标诉讼案
案例简介：
2011年10月，山东省高级人民法院（下称山东高院）对一起涉嫌在定牌加工过程中侵犯他人商标专用权的案件作出了终审判决。该案中被告河南省孟州市光宇皮业有限公司（下称光宇公司）因在定牌加工过程中在产品上使用了澳大利亚德克斯户外用品有限公司（下称德克斯公司）的“UGG”文字商标，最终被判定为商标侵权。
案件评析：
本案是一起定牌加工过程中侵犯他人商标权的经典案件，本案的被告受国外客户委托在国内制造合同中约定的产品，再按合同约定将产品运至委托方指定的国家，在中国境内不进行实际的销售行为。但根据我国的相关法律，这种行为已经构成了商标侵权。
法律依据
2009年以前，未经国内商标权利人授权的定牌加工行为被认定为商标侵权。但在2008年世界金融危机后，为了保护出口业，最高人民法院（以下简称最高院）2009年出台了《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》，该意见的第18条指导法院要“妥善”处理外贸“贴牌加工”中多发的商标侵权纠纷，对于构成商标侵权的情形，应当结合加工方是否尽到必要的审查注意义务，合理确定侵权责任的承担。
笔者认为，最高院的这个意见实际上是要引导各地法院在认定定牌加工涉及的商标侵权时要“慎重”，将其作为认定情节轻重的一个考量。其初衷是通过减少中小企业在接受外方委托时的侵权风险从而达到保护和鼓励出口的目的，而不是用来否定我国现行的海关制度。
事实上，我国的商标法及相关法律体系都是支持对未经商标权利人授权的定牌加工行为进行侵权判定的。商标法第52条规定：“有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：（一）未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的……”。
《中华人民共和国知识产权海关保护条例》第二条和第三条规定：“海关对与进出口货物有关并受中华人民共和国法律、行政法规保护的商标专用权、著作权和与著作权有关的权利、专利权实施的保护。国家禁止侵犯知识产权的货物进出口。”
我国《关于对外贸易中商标管理的规定》指出：“对外贸易经营者在从事进出口活动中，对他人指定或者提供使用的商标，应当要求对方出具真实有效的商标专用权证明文件或者被许可使用该商标且未超出许可范围的证明文件，并予以核查。该商标不得与已在我国相同或者类似的商品上注册的商标相同或近似”。
在1992年《中国政府与美国政府关于保护知识产权的谅解备忘录》以及1995年《中华人民共和国政府和美利坚合众国政府关于一九九五年中美知识产权问题的换文》中，中国政府明确承诺建立知识产权方面的边境保护。这种保护既针对进口货物也针对出口货物。
因此，按照当前的法律及国际义务，未经商标权利人许可而使用注册商标进行定牌加工生产的行为毫无疑义地构成了对注册商标的侵权。部分法院仅仅基于定牌加工行为就判定未经许可使用他人注册商标的行为不属于实际意义的商标行为，并且认为上述行为不构成商标侵权的做法，笔者认为是对现行商标法和实施条例的曲解。
诉讼难点
在定牌加工商标侵权的众多诉讼中，法院往往因为实际产品并非在中国销售、同时受托方出示了委托方在国外的商标权属证明而在判决中很难定夺。
在本案中，被告光宇公司同样也提出了类似的答辩理由。光宇公司认为其生产的UGG牌靴子不在中国市场销售，不可能造成中国相关公众混淆、误认，因此不属于商标法意义上的使用行为；另外，光宇公司同时还表示，在与委托方签订合同时，公司已经要求其提供使用商标的授权，因此光宇公司在进行生产前，已尽到了合理的注意义务。
针对第一个判定难点，笔者认为，在认定是否属于商标法意义上的使用行为时，应当根据其是否具有商标的特征来判断。只要其标注方式或使用方式达到了区别产品来源的目的，就应当认定其为商标法意义上的使用。而使用该商标的产品在不在中国市场销售，会不会造成中国相关公众混淆、误认，并不是认定是否属于商标法意义上的使用的主要依据。
北京市高级人民法院在（2010）高行终字第265号案的终审判决中明确指出：“通过来料加工方式加工成玩具成品，销往国外的行为，应当视为复审商标在核定使用的玩具商品上的商标使用行为”。
同时，是否与注册商标构成混淆并不是认定侵权的必要条件。《与贸易相关的知识产权协定》第16条第1项规定：“……对于在相同的商品或服务上采用相同的标记的情况，应推定存在混淆的可能性……”。
最高院《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》第6条规定：“未经商标注册人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的，除构成正当合理使用的情形外，认定侵权行为时不需要考虑混淆因素”。在该案中，被告所使用的标识（图2）与原告的注册商标（图1）在视觉效果上基本无差别，被法院认定为相同商标。
因此根据上述规定，在认定其侵权行为时完全不必考虑其混淆可能性。同时，笔者认为，过分强调混淆可能性而否定出口产品的侵权可能将会否定我国执行多年并行之有效的海关制度，也否定了法院对涉及侵权产品出口案件认定侵权的法律基础。
而对于受托方在定牌加工过程中应尽的义务，笔者认为，光宇公司在本案中并没有能够完整地履行其义务。事实上，光宇公司仅仅完成了要求委托方提供权利证明的义务，而没有实现《关于对外贸易中商标管理的规定》中所要求的“该商标不得与已在我国相同或者类似的商品上注册的商标相同或近似”的审查义务。
本案中委托方向光宇公司提供的证据只能证明其可能在澳大利亚有权使用“UGG GRAND AUSTRALIA”商标，而不能证明该公司在中国有权使用“UGG”商标，而光宇公司对此也未做任何要求。其实对于委托方在中国的商标状态，光宇公司仅需要在国家工商总局商标局（下称商标局）网站做一个简单的查询即可，但其并没有这么做。因此，光宇公司在尽审查义务时是存在明显过错的。
判定标准
在涉及商标侵权的司法实践中，通用名称问题常被当事一方作为诉讼中的抗辩理由。诉讼中被告一方往往竭尽所能地来证明涉案商标已在相关领域成为通用名称，希望借此脱罪，上述案件的被告也不例外。在案件的审判过程中，光宇公司提出UGG在澳大利亚是一种羊皮靴子的通用名称，任何人将产品的通用名称注册为商标其无权限制他人对该通用名称的使用。针对这一点，笔者认为权利人的商标在国外某个区域的内状态不应该作为定牌加工商标侵权案件中的判定被告不侵权的理由。
以本案的原告德克斯公司为例，其早在1996年就取得了“UGG”文字商标在中国的商标所有权，并且邀请美国超级明星代言其品牌产品。作为德克斯公司的标志性品牌，该商标在中国拥有良好的口碑和极高的知名度（已于2011年11月被商标局认定为中国驰名商标），由于商标具有地域性，因此UGG品牌在澳大利亚是否属于通用名称，并不能当然的影响该商标在中国的权利状态。光宇公司没有提供充分的证据来证明UGG在中国属于一种羊皮靴子的通用名称，而UGG在澳大利亚是否是通用名称与本案无关。事实上法院在审判过程中也基于同样理由没有采纳被告的上述观点。
此外，笔者认为，有关“是否按照境外委托方的要求进行生产”、“产品是否全部交与委托方”、“是否尽到对委托方是否享有合法商标权的审查注意义务”等问题同样也不应作为判定被告是否侵权的依据，而应该作为认定其情节严重程度和确定赔偿责任的要素。
综上所述，笔者认为，当前关于定牌加工生产是否构成商标侵权的争论是源于国家为了保护中小企业以及扩大出口而变化的政策导向，这固然有利于在短时间内为中小企业承揽更多加工业务并扩大出口，但是从长远开来并不是一个好的选择。国外的一些不法分子利用中国廉价的劳动力和自然资源诱使国内企业为其加工和出口侵权产品，一方面对我国的国际形象和声誉造成极大的负面影响，削弱了国外合法企业来华投资的意愿和积极性，减少了我国企业学习国外先进经验和技术的机会；另一方面，过多地简单模仿，减弱了国内企业升级产业以及创新的能力和积极性，从根本上影响了我国整体技术水平的提高和社会的进步。所以我们需要建立健康和可持续发展的机制，进一步健全知识产权体系。当商标权利人的利益能够得到适当的保护时，其投资意愿和热情就会被激发，我国企业能够接到的业务也必然增加，随着合作的加深，我国企业可以更多的学习多国际先进管理经验并提升技术水平。因此认定定牌加工产品侵权能促使我国加工业进入良性循环的机遇。
（作者单位：北京市安伦律师事务所）
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